◆理由：
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
称呼：「スペードワークス」
観念：特定の観念を生じない。

イ 引用商標について
称呼：「スペードワーク」
観念：特定の観念を生じない。

ウ 本願商標と引用商標の類否について
外観：
本願商標の「SPADEWORKS」の文字部分と、引用商標「SPADE WORK」の文字の相違点は、本願商標の末尾の「S」及び引用商標の中央にあるスペースの有無にすぎないから、極めて類似する文字構成といえるものであって、両者は、外観上、類似するものである。

称呼：
本願商標の称呼「スペードワークス」と引用商標の称呼「スペードワーク」を比較すると、両称呼は、語頭から7音までの「スペードワーク」の音を共通にし、わずかに末尾の「ス」の音の有無に差異を有するにすぎない。

この差異音は、聴取され難い語尾に位置し、破裂音「ク」に続いて弱く発音されるものであるから、その差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両称呼は、互いに聴別し難いものであるから、称呼上、類似するものである。

観念：
比較することができない。

これより、本願商標「SPADEWORKS」の文字部分と引用商標「SPADE WORK」とは、外観及び称呼が類似するものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

エ 本願の指定役務と引用商標の指定商品の類否について
本願の指定役務中の「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等と、引用商標の指定商品中の「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類」等とは、小売等の役務と商品という関係にあるものの、その対象となる商品を共通にするものである。

これらの商品の小売等役務と、その商品の販売は、一般的には同一事業者によって行われることが多いことからすると、役務の提供場所と商品の販売場所とを同一にする場合が多く、取引者、需要者を共通にするものであるから、上記した本願の指定役務と、引用商標の指定商品とは、類似するものである。

これより、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

 
◆コメント
外観および称呼の類似認定について、強引な面があったように考える。
特に外観においては、「SPADE」と「WORK」の語の間の空白部の有無が看者にあたえる影響は大きく識別し得るものと筆者は考える。

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登録第5885616号商標の商標登録を維持する。

◆理由：

1 申立人、商標権者及び引用商標について

申立人の提出に係る証拠等によれば、引用商標は、申立人及びその一次代理店により、「立替払いサービス」について、本件商標の登録出願の時より前から継続的に使用されていることは認められるが、引用商標が、周知であると認めるに足りる証拠はない。

2 本件商標の商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について

引用商標の周知性は認められないことから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号および商標法第4条第1項第15号に該当しない。

3 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について

(1)商標法第4条第1項第7号は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある商標は、商標登録を受けることができない旨規定しているところ、同規定の趣旨からすれば、

　(a)当該商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字、図形である場合など、その商標を使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合、

　(b)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、

　(c)当該商標ないしその使用が特定の国若しくはその国民を侮辱し又は一般に国際信義に反するものである場合がこの規定に該当することは明らかであるが、それ以外にも、

　(d)特定の商標の使用者と一定の取引関係その他特別の関係にある者が、その関係を通じて知り得た相手方使用の当該商標を剽窃したと認めるべき事情があるなど、当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合も、この規定に該当すると解するのが相当である(知財高裁平成16年(行ケ)第7号同年12月21日判決参照)。

また、同号は、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合においても、商標保護を目的とする商標法の精神に反するなどとの理由で、適用される事例もなくはない。

しかし、商標法は、出願に係る商標について、特定の利害を有する者が存在する場合には、それぞれ類型を分けて、商標法所定の保護を与えないものとしている(商標法第4条第1項第8号、第10号、第15号、第19号参照)ことに照らすと、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合は、特段の事情のない限り、専ら当該各号の該当性の有無によって判断されるべきといえる。

周知商標等を使用している者が、出願を怠っている場合や他者の出願を排除するための適切な措置を怠っていたような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」ものとして、商標法第4条第1項第7号の適用があり得ると解するのは,妥当ではない(知財高裁平成23年(行ケ)第10104号同年10月24日判決参照)。

(2)本件において、申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当する理由として、「商標権者は、引用商標を使用した申立人提供のサービスに関して、申立人と一次代理店契約を締結していたところ、

　(a)当該一次代理店契約は解除されたにもかかわらず、引き続き申立人の一次代理店であるかのように装っており、実際に、商標権者が申立人の名前を使用して個人から代理店登録手数料を集めているとの苦情が申立人に届いている、

また、

　(b)申立人が引用商標を継続的に使用していることを熟知しながら、引用商標に類似することが明らかな本件商標を申立人に無断で出願登録した。

このような状況における本件商標の使用行為、及び本件商標の出願登録行為は、公正な商標取引の秩序を混乱させ、ひいては社会公共の利益及び公の秩序に反するものである。」旨主張している。

しかし、申立人の主張(a)についてみるに、本件商標の登録の可否とは直接関係のない当事者間の契約の履行に係る私的な問題といえるものである。

次に、申立人の主張(b)についてみるに、経緯を検討すると、申立人が出願を怠っていたものと同様の行為といわざるを得ない。

そうすると、上記の申立人の主張する理由は、いずれも「公の秩序や善良な風俗を害する」基礎事実と認めることはできず、申立人、商標権者間の契約を巡る紛争等として解決されるべき問題といえる。

もとより、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形ではないし、他の法律によってその使用等が禁止されているものでもない。

さらに、引用商標の使用及び本件商標に係る商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるとみるのが相当であり、本件商標の商標権者が引用商標を剽窃的に登録出願したとまでは断定し得ないから、申立人の上記主張は採用することができない。

これより、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当しない。

◆コメント：

本審決では、「ENEMAGRA」事件を引用し、出願を怠っている者がいる件に関し、商標法第4条第1項第7号を適用することは妥当ではない旨を示し、本事案にあてはめている。

「ENEMAGA」事件でも説示されているように、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合にも、商標法第4条第1項第7号に該当している旨の判断がなされている場合があることに、筆者も疑問を感じていた。

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◆理由：
(1)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録をすることができないとしているところ、同号は、商標自体の性質に着目したものとなっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については、同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。

そして、同号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである(平成14年(行ケ)第616号、平成19年(行ケ)第10391号)。 

イ 申立人の主張について
(ア)申立人は、「引用商標には、申立人の営業努力によって獲得してきた顧客からの多大な信用・信頼が蓄積されており、その出所表示力、顧客吸引力は、申立人と強く結びついていることは明らかである。」旨を主張している。

しかし、申立人提出の証拠からは、申立人の引用商標が、ランプ作りに興味をもった需要者の間で、相当程度知られていたものであることを認め得る証左を見いだすことはできない。

よって、引用商標は、申立人の業務上の信用、信頼が蓄積され、その出所表示力、顧客吸引力を伴った商標として、需要者の間に広く知られていたものとなっていたということができない。

(イ)申立人は、「商標権者は、引用商標『らんぷ家』を使用した申立人事業に係る業務に携わっていた者であり、引用商標及び当該事業の存在を十分に認識していたにもかかわらず、申立人に無断で、申立人事業と同一の事業に係る役務について、引用商標と同一の本件商標『らんぷ家』を出願し、現に使用している。」等の旨を主張している。

しかしながら、商標権者が申立人の事業に係る業務に携わっていた者であり、引用商標及び当該事業の存在を知っていたとしても、その事実だけで、商標権者が商標登録出願をすることが禁止されているものではない。

また、申立人は、本件商標について、その商標を自ら登録出願する機会は十分にあったというべきであって、自ら登録出願しなかった責めを商標権者に求めるべき事情を見いだすこともできない。

これより、申立人の主張及びその提出された証拠からは、商標権者が、本件商標を登録し、商標権を取得した行為が直ちに「剽窃的な行為」に当たるとはいえないものというべきである。

ウ 判断
本件商標について、商標法の先願主義を上回るような、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあるということはできないし、そのような場合には、あくまでも、当事者間の私的な問題として解決すべきであるから、公の秩序又は善良の風俗を害するというような事情があるということはできない。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

  
◆コメント
私的な領域である当事者間の争いを考慮せず、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断した、本審決は非常に妥当なものであったと考える。

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